化学系知財部の進境

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【知的財産】先使用権と確定日付について

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今回は先使用権と確定日付について、概要を説明していきたいと思います(^o^)/
いざというときを想定し、先使用権が主張出来るように日頃から準備しておきましょう( `ー´)ノ
 
 

先使用権とは

 近年、新規構造を規定した「モノ」の特許だけでなく、よくある製造方法や、製品の幅広い物性を規定した特許が増加しています。

これらの中には、当たり前と思われるものであったり、特許にならないと考えて出願していなかった内容のものもあることでしょう。
もしこういった特許が他社から出願されてしまった場合、その特許の成立を防ぐため、その出願の内容が出願時に既に公知であった証拠を探す必要があります。
しかし、いざこれら当然と思われるものが記載されている証拠を探すと、意外に見つからないのです・・・(*´з`)
 
このような他人の特許に対抗できるのが、先使用権です
 
先使用権とは、他人の特許出願より先にその発明を事実上事業化していた者に対し、その事業の継続を認めたもので、特許権者による実施の独占を認めた特許法の例外として特許法に規定されています。
 
これらの詳細は、平たくいえば他人が発明を出願した時点で、当社が発明を完成し少なくとも即事業化ができる程度になっていたのであれば、その範囲でそのまま続けることができる権利です。
 
   

先使用権の特徴

  先使用権が認められるのは、他人の特許権に抵触している(侵害している)ことが前提です。

即ち、先使用権の主張は、侵害の自白でもあるのです

従って、万一先使用権が認められないと、直ちに侵害となります(;'∀')

ですので、先使用権の主張は慎重に行わなければなりません。

また、他人の特許出願時に実施していた発明をそのまま使い続けることができるということですから、新たな効果がでるような改変や、別の用途に使うことは原則的にはできません。

  
 

確定日付との関係

 特許法は産業発展のために出願を奨励しています。
従って出願は国策に沿った道であり、出願して特許権を持つ者はいうなれば「良い人」で、これを侵害する人は「悪い人」です。
「悪い人」が主張することは厳しく見られるわけですから、先使用権を主張するには特許権者、あるいは裁判官が認めるに足る証拠を揃える必要があります。
その証拠はそもそも証拠になりうるのか?
改竄されていないか?
事業化あるいはその準備をしていたことが十分記載されているか?
内容は真実か?
などが厳しくチェックされるのはいうまでもありません。
 
そこで、重要な技術、製品、設備、方法に関し、研究開発から販売あるいは実際の使用に至るまで一連の資料を集め、それらをサンプルと共に公証役場に持ち込み、公証人(判事、検事のOB)により押印を受けることが考えられます。
公証人により押印を受けた日を確定日付といいます。
確定日付のある資料は証拠能力があり、その真正な存在を裁判で認められます
しかし、その内容の真実性や記載の十分性は何ら証明してくれません。
そのために、他人の出願に関わらず、一定のシステムに則って、研究開発、試作、製造、販売に至る一連の資料を改変できないような形で保管しておくことが重要です。
 
  

先使用権の成立要件

 特許法の第79条には、「先使用権」について次のように規定されています。
・特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、
・又は、特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、
・特許出願の際現に
・日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、
・その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、
・その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
 

以下に、この規定の内容をかみ砕いて説明します。

 

①先使用権が認められる者

 問題特許が出願されたとき、その特許発明を実施して事業化しているか、またはその事業の準備をしていた者に認められます。
 

 ②先使用権の効力と範囲

 問題特許が出願されたときに事業化またはその準備をしていた発明を、引き続き実施できる権利です。
先使用権の範囲は、原則として事業化またはその準備をしていた具体的技術に限られます。
技術変更可能な場合もありますが、非常に慎重な判断を要しますので、変更に当たっては知的財産部と協議の上行って下さい。
 

③先使用権の発生

 準備をしていたことが認められれば、実施よりも早い日付で権利が発生します。
私は、準備=開発が完了した段階と考えます。
開発完了とは、スペックが確定し、ただちに実施できる状態をいい、さらに、実施の意志(決定)が会議資料、本生産依頼書等から明確に示されることが必要です。
 

④よく聞かれる質問

Q.準備とはどの程度の段階をさすのか?

A.単なる試作、試験、研究の段階では足りない。
技術を完成し、ただちに実施できる状態にあり、かつ実施の意志が文書等によって明確になっていることが必要。
(準備とならない例)
・本格的実施をするかどうかは未定で、試行錯誤の段階における設計図の作成や試作。
・宣伝用パンフレットを作成しただけの段階。
   →パンフレットに記載されている全ての物件を製造しているかどうかはわからないため。
 
Q.問題特許の出願前に実施していたが、出願時には中止していた場合はどうなるか?
A.出願前に実施し、出願時は中止、出願後に再開の場合は、先使用権が認められる。
→中止期間中は、注文等があればいつでも生産可能な体制にあるとみなされるため。
一方、廃止した場合は、先使用権の放棄ととらえられるので、出願後に再開しても先使用権は消失している。
 
Q.材料等の代替について
A.代替しようとする材料が、先使用権に該当する他社特許の出願当時一般的に知られていたものであり、かつ変更しても当初の作用効果が得られると認識されていた場合は、変更できる。
 
 
Q.材料等の追加について
A.上記Qと同様に、原材料、薬品類(各種添加剤、処理剤等)、工程の追加変更(乾燥条件、カレンダー処理条件等)など、出願当時一般的に知られ、追加変更しても当初の作用効果に影響がないことが認識されていた場合は、追加変更できる。
 
Q.製造工場の変更について
A.権利は会社に与えられるものであるため、製造方法が同じであれば移抄して実施可能。
但し、製造方法が同じでない場合、その同一でない部分が先使用権を確保した実施形式と同一性を有しない場合は、変更不可。
(同一性を有する場合)
→該当する他社の特許請求の範囲に関係しない部分の実施形式の変更
→該当する他社の特許請求の範囲、明細書の記載からみて、作用効果において相違があるとの特段の記載もなく、単なる実施形式の相違とすぎないと考えられる場合
 
Q.対象物の変更について
A.特定の製品や装置等について先使用権を有する場合は、対象製品や装置等を変更できる範囲は狭い。
また、測定方法や処理方法、原材料や薬品など、各種分野に応用できる技術について先使用権を有する場合は、対象を変更できる範囲は比較的広い。
 
Q.いわゆる「下請け」に出していた場合、当社に先使用権があるか?
A.次の3つの条件を満たす場合のみ認められる。
①下請け先との間に、工賃を払って製造させるとの請負契約があること。
工賃の中には、宣伝販売経費等は上乗せされず、原材料費や人件費等のみであり、下請け先に利益は発生しない。
②先使用者が技術を供与し、先使用者の指揮監督の元に原料の購入、製品の販売、品質管理がなされていること。
③製品は全て先使用者に引き渡し、他へ販売しないこと。
 
 
いかがだったでしょうか!
色々書きましたが、要は先使用権の主張はちゃんと準備しておかないと、主張が難しいということです(*´з`)
いざというときのために、日頃から色んな資料を残しておきましょう(^o^)/
 

それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

また宜しくお願いします!

 

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